特許業務

特許制度

　特許制度は新規性・進歩性[1]を有する技術的アイデア[2]を保護する制度です。技術的アイデアを公開して技術進歩に寄与した者に、技術公開[3]の対価として所定の期間[4]独占権を付与する制度であり、その期間は第３者の実施が制限[5]されます。

　発明者の利益を保護しつつ、技術を普及させ産業の発達を図るため、特許出願された発明は、出願審査請求[6]がされた特許出願のみが審査官に審査されます[7]。

　審査の結果、特許要件を充足した発明[8]のみが特許査定されます。特許権を早期に発生させたい[9]場合には、相応の対応手続制度[10]が用意されています。

　特許査定の後に年金を納付して[11]特許権を発生させた後でも、更新手続をして[12]権利を維持させる必要があります。

特許される発明

　具体的には、

『Ａ＋Ｂ＋Ｃという要件を含んだ（ア）において[13]（ここまでが従来技術です）、

　Aが「ａ１＋ａ２」という（新たな）構成を有していることを特徴とする（ア）[14]』

である発明が特許されます。

特許権侵害の判断

　特許権の侵害は、文章で表現されたＡ，Ｂ，Ｃを含んでいるかどうか、Ａがａ１＋ａ２という構成を有しているかどうかで判断されます。

　特許出願は急いでする必要[15]があり、技術を文章で表現する[16]ことが極めて困難な作業であるため、特許権の範囲を拡張解釈[17]することが認められる場合があります。

　しかし、権利範囲が拡張解釈されて、権利の外縁が不明確であるとトラブルが発生するため、審査の過程で[18]、補正[19]により、構成要件が付加減縮[20]された特許については、その構成は必須の要件とされています。

用語の解説

[1]学会発表、新聞発表などをした場合には、新規性喪失の例外が認められる手続があります[戻る]

[2]物の外観を保護する意匠、感情の表現を保護する著作権と異なり、技術を構成する要件を文章で表現して保護します。[戻る]

[3]特許出願してから１年６か月後に出願は自動的に出願公開されます。[戻る]

[4]特許権の存続期間は最長で特許出願日から２０年です。[戻る]

[5]差止請求権、損害賠償権等[戻る]

[6]特許出願されてから３年以内に出願審査請求がされないと特許出願は取り下げられたものとみなされます。[戻る]

[7]審査官は特許要件に欠ける出願には拒絶理由を通知し、出願人はそれに対応する手続きをすることができます。[戻る]

[8]世界的に新規であり進歩性を有する最先の出願である[戻る]

[9]「中小企業の屋台骨を支える重要発明である」、「同業他社により模倣が発生する可能性がある」、「企業内開発者の開発モチベーションを早期にアップさせたい」等の事情がある場合には、早期権利化をお勧めしています。[戻る]

[10]中小企業による出願、外国出願を予定している特許出願の場合には、早期審査の事情申立制度等を利用することができ、審査請求から約6ヶ月で権利化することができます。[戻る]

[11]特許年金は、最初の３年間は一括納付します。[戻る]

[12]特許の維持年金は、第４年度～６年度、第７年度～９年度、第10～と、段階的に高くなり、特許権者に利益が小さい権利は早期に放棄させる仕組みとなっています。[戻る]

[13]（ア）は物であってもよく、製造方法、使用方法、プログラム等であってもよい。[戻る]

[14]従来技術よりも、生産速度が速くなる、精度が高くなる等の効果を奏する技術。[戻る]

[15]先願主義といい、同一技術の特許出願が競合した場合には、最先の出願人しか特許を受けられない制度となっています。[戻る]

[16]特許請求の範囲に文章で書かれています。[戻る]

[17]均等論といい、所定の要件のもと、特許権の範囲を拡張解釈することが認められています。[戻る]

[18]審査において、新規性・進歩性・産業上利用可能性の３要件からなる「特許要件」を欠いた出願には拒絶理由通知がされます。[戻る]

[19]拒絶理由通知を受けた場合には、審査官の判断が相当でないことの主張をする意見書、誤った判断がされないように発明を明確にする補正書を提出します。[戻る]

[20]特許請求の範囲の請求項１等に、下線を付して示されています。[戻る]

特許権を早期に権利化したいお客様へ

早期審査の申立て制度の利用により、特許権を早期に取得することができます。

早期権利化の例はこちらです

ノウハウと特許出願

特許は公開を代償として付与されますので、明細書に実施できる程度まで開示することが必要です。

しかし装置が基本技術である場合には、技術原理が実施できる程度にまで開示されていればよく、効率的に実施するためのノウハウまでも開示する必要はありません。

しかし、このノウハウについて後日、他社によって特許がとられてしまうと、自社で実施できなくなる場合もあります。

こうした場合には、先使用権(特許法79条)で実施を確保する方法があります。しかし、その立証は容易ではありません。

そうした場合には、公証人役場の確定日付制度を利用するのが賢明です。

特許と実用新案

実用新案では、方法や材料自体を保護の対象にしていません。実用新案の保護の対象は「物品の形状、構造または組合せにかかる考案」に限定されています。
そして、出願された実用新案は、無審査で登録される点が特許と異なっています。存続期間は特許より短く出願から10年でデメリットがありますが、一方、出願して約半年という早い時期に登録が認められる点にメリットがあります。

他社をけん制するだけならば、実用新案で足りますが、実際に権利行使しようとすると、特許と同様に実用新案技術評価書という審査に類似した制度を利用して、考案が新規性や進歩性などの要件を充たしていることが要求されます。更に、権利行使の前にその技術評価書を提示して警告をする必要もあり、権利行使の段階で特許とは異なり、制約や責任が伴います。

また、実用新案登録をしておいて、他社の動向をみて、それを特許出願に変更することも可能です。これには様々な要件が必要です。

特許と出願公開

特許制度は、新規で有用な発明を公開した代償に、その者に独占権を付与するという産業政策的な制度です。発明が公開されないで、ノウハウの状態で使われると他の者は重複研究等で無駄な努力を強いられ、また研究資源も費やされます。

こうしたことから特許出願後、原則として出願から１年半後に出願公開されます。この出願公開の文献を検討することにより、１年半前のその会社の技術研究状態を把握することができます。合法的にライバル会社の技術動向を知ることができるわけです。

また、出願公開がされた場合には、補償金請求権という権利が発生し、安易に模倣がされないように制度設計がされています。

１年半を経過しないうちに、特許が付与された場合でも、特許庁は出願してから１年半後に技術公開という形で出願が公開されています。

特許出願の分割

1つの特許出願に2以上の発明が含まれる場合には、審査の段階で発明の単一性に違反するとして拒絶理由が通知されます。

特許出願の分割は、1つの出願に2以上の発明が含まれている場合に、その一部の発明を新たな特許出願に分割でき、適式な特許出願の分割はもとの特許出願のときにしたものとしてみなされ、出願時の利益を得ることができます。

分割できる時期は、原出願の明細書または図面の補正をすることができる期間内に限られます。また、分割と同時に、原出願の特許請求の範囲から、分割出願に含めた請求項を削除する補正をする必要があります。

また、分割した出願も、原出願と同様に出願審査請求が必要です。

新規性喪失例外適用の発明者

大学のA教授と企業のB技術者とが連名で発明を学会発表した場合に、新規性喪失の適用を受ける発明者としては、必ずしも甲と乙を記載する必要はありません。

特許出願の願書の発明者に記載すべき者は、実質的に発明を完成させた者です。
これは、
（１）AとBが知恵を出し合って発明を完成させた場合、
（２）Aから具体的な解決手段について提示があり、Bがそれを実施可能にし実質に完成した場合、
には、AとBが、共同発明者となります。

しかし、
（３）Bが単に資金や設備を提供をした場合、
（４）Bが発明テーマを設定し、Aが発明した場合、
には、Aのみが発明者となります。

もし、願書の発明者欄の記載に誤記があった場合には、後日、両者の宣誓書を提出することにより訂正をすることは可能です。
しかし、米国や中国のように、「自国内でされた発明については、原則としてまず自国において出願しなければならない。」という法制度を採用している国の場合には、発明者の訂正は権利の成立に影響を与えるので、十分な注意が必要です。

機能的クレームについて

「機能的クレーム」とは機能的表現によって定義されたクレームのことをいい、「機能」＋「手段」の表現の構成要件を含むクレームの形態となります。

電気、電子、コンピュータなどの分野では、具体的技術手段によって発明の定義が困難であるため機能的クレームが使われます。

しかし、機能的クレームは、
侵害段階では

1
表現が機能的過ぎて発明の技術的範囲が不明確である。

2
明細書に記載された実施例に比べてクレームの文言の範囲が広すぎる。等の問題があり、権利範囲が限定解釈されることが多いです。

米国特許法112条6項では、クレームにおいて構成要件を「機能」＋「手段」で表現してもよいこと、かつそのクレーム解釈が開示の構造及び材料まで含むことを規定しています。

審査段階と侵害訴訟段階で機能的クレームの構成要件は実施例とその均等物に限定解釈されます。

実用新案権の権利行使

実用新案権を行使するには

実用新案権法には、「実用新案権者は、自己の実用新案権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる（実27 条１項）。」と規定され、実用新案権に基づいて、損害賠償や実施の停止を求める差止請求を求めることができます。

しかし「実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対し、その実用新案権を行使することができない（実29 条の２）。」とも規定されも、実用新案権を行使する前には、特許庁長官に対して特許の出願審査請求に相当する実用新案技術評価を申請して、その評価書を提示して事前に警告しておくことが必要とされています。

これは、実用新案権が形式的な要件が審査され、新規性や進歩性などの実質的な要件が審査されないで付与されるからです。

無審査で付与される権利であるため権利行使を慎重にさせて、実施している人に不測の不利益を及ぼさず、権利の濫用を防ぐために、事前に信頼性の高い資料（実用新案技術評価書）を提示した警告を要件としているのです。

実用新案技術評価は、申請から短期間で通知されます。実用新案権に基づいて権利行使する場合には、こうした手続きを守ることが必要です。

特許査定がされた場合には、３年分の特許年金を納付することにより特許権の設定登録がされます。
それ以降は、その特許の重要度に応じて特許年金を納付することになります。
特許年金は年が経ることに段階的に高くなり、特許権者の特許維持負担が大きくなります。
そこで、特許権者は、特許の重要度に応じていつまで特許を維持していくかを判断することが必要になります。もう一つ特許の維持費用を安くする方法があります。

特許請求の範囲には、特許可能性を高めるため、及び権利侵害の訴訴追を容易にするため多段階的に、複数の請求項が記載されているのが一般的です。そこで、もう一つ特許の維持費用を安くする方法は、請求項の内の不要な請求項を放棄する手続をとることです。
これにより、年金負担を軽減することができます。

多数の特許を保有する企業は、特許権の整理・管理をすることも必要です。

実用新案技術評価書の評価

評価１

この請求項に係る考案は、引用文献からみて、新規性がない（第３条第１項３号）。

評価２

この請求項に係る考案は、引用文献からみて、進歩性がない（第３条第２項（ただし、第３条第１項第３号に掲げる考案に係るものに限る。））。

評価３

この請求項に係る考案は、その出願の日前の出願であって、その出願後に実用新案公報の発行又は特許公報の発行若しくは出願公開がされた出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に記載された考案又は発明と同一である（第３条の２）。

評価４

この請求項に係る考案は、その出願の日前の出願に係る考案又は発明と同一である（第７条第１項、第３項）。

評価５

この請求項に係る考案は、同日に出願された出願に係る考案又は発明と同一である（第７条第２項、第７項）。

評価６

新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない（記載が不明瞭であること等により、有効な調査が困難と認められる場合も含む。）。

の6つの評価のうちのいずれかがされます。

このうち「評価６」の場合には、新規性も進歩性もあり、原則として権利行使をすることができる技術であるということになります。

しかし、新規性がないという評価「評価１」又は進歩性がないという評価「評価２」の場合には、原則として権利行使ができないことになります。しかし、審査官の技術評価書の判断には、特許のように「意見書」で反論することは認められておらず、評価書の判断は「鑑定」に近いものと位置づけられています。したがって、本当に進歩性がないものかどうかを再確認する必要があります。

また、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から２月以内に訂正をすることが認められています。これにより、実用新案法上の進歩性を充たすことができる場合もあります。

特許法の刑事罰

特許権を侵害した場合には民事上の罰則が適用されることはよく知られています。
実は特許法では刑事上の罰則も規程されています。

特許権を侵害した者、ここでいう者は個人及び会社を含みます。そして個人が会社の従業員である場合には法人に対して、罰金刑が課されることが規定されています。最高で３億円までの罰金が課される可能性があります。
それと忘れてはならないのは、特許表示の虚偽表示に対する罰則です。３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金と規定されています。実は、最近この虚偽表示をしている会社を見かけることが多いです。

特許されていないのに、「特許済」という表示は虚偽表示です。

企業のコンプライアンスが求められる環境において、企業犯罪ともいえる「虚偽表示」は慎んでください。

特許権侵害訴訟に先立つ準備

1.権利の有効性の確認

まず、自分の権利が有効なものであることを確認することが必要です。

私のお客様に警告してきた例の中にも、存続期間が過ぎてから警告してきた例があります。また、権利に無効理由がある場合には、形式的には権利侵害に該当する場合であっても、抗弁することができます。特許権を確認して瑕疵(欠陥)がある場合にはその瑕疵を除去しておく必要があります。

2.侵害品の特定

侵害品の実物や設計図、説明書などを入手して、機構や構造等を確認することが必要です。

3.侵害有無の確認

特許権の請求項の構成と侵害品の構成を対比して、侵害品が請求項の全ての要件を充足しているか否かを判断します。また、その一部が異なる場合には、それが特許発明の本質的な部分かどうかなども検討して、特許権の均等侵害に該当するか否かも検討します。

侵害警告への対応策

まず、警告者の権利が有効なものかどうかを調査することが必要です。
特許を維持するための年金を支払い忘れて消滅している場合もあります。また、実用新案権の場合には、警告にあたって実用新案技術評価書を提示する必要がありますが、それがされていない場合もあります。

次に、実施している品が、特許の技術的範囲の中に入っているかどうかを調査する必要があります。特許の技術的範囲は、特許請求の範囲の文言に記載されている構成要件を全て充たしているかどうかにより判断します。
しかし、充たしていない部分が特許の非本質的な部分であり、置換可能である場合などには、構成要件の一部を変更している場合であっても、権利侵害し判断されます。

このように、侵害しているかどうかを判断して、否認できない場合には、特許を使用することができる正当理由があるかどうかを調査します。これを抗弁権といいます。抗弁権の代表的なものに、先使用権や職務発明による通常実施権などがあります。こうした、抗弁権がある場合には、形式的に侵害となっている場合でも、製造や販売が認められます。

特許製品の並行輸入の禁止

並行輸入品とは、日本において特許権が付与されている製品が他の者に譲渡されて、それが海外から日本国内に輸入された商品をいいます。
日本国内で特許製品が販売された場合には、特許権は消尽（その効用を終え）し、その特許製品の使用目的の範囲で自由に使用、譲渡することができます。

しかし、それが国外で譲渡されて輸入される場合の取扱いが問題になります。
最高裁の判決（平成9年7月1日判決）で所定の条件を充たした並行輸入については、特許権者は並行輸入を禁止できるとしました。

並行輸入の禁止の重要なポイントは４つあります。

1
特許権者が国外で特許製品について特許権を留保しないで譲渡したこと。

2
譲受人との間で、販売先、使用地域から日本を除外することを合意して、それをその特許製品に明示していること。

3
子会社や関連会社が国外で譲渡した場合であっても、特許権者と同視できる場合には、特許権者が譲渡した場合と同様にあつかえること。

4
特許製品が最初に譲渡された外国で特許権者が特許権を有するか否かによりその取り扱いは変わらないこと。
これから、「特許品を日本へ輸入を認めていない」ことが、特許品に明示されていることが必要であることになります。

エジソン型の発明発掘

エジソンは、「発明者は個人的に発明を完成させる」という孤独な発明創出作業をグループワーキングに変えました。

つまり、

少人数により構成されるプロジェクトを同時並行に進行させる。
エジソンがそのプロジェクトに毎日参加しブレーンストーミングを展開とリード。
プロジェクト間の競争により相乗効果をあげる。

という方式にした結果、生涯で１０９３件の特許を取得しました。

エジソンのブレーンストーミングの指導を受けた助手には、ヘンリー・フォード、ファイヤーストーン、日本電気の創立者の岩垂邦彦、東芝の創立者の藤岡市助がいます。

パテント・ポートフォリオ戦略

パテント・ポートフォリオ戦略とは、同一分野の発明に関し、複数の特許を意識的に取得し、特許権を強化し競争力を高める戦略です。

優れた発明でも１件の特許だけでは、他社の攻撃を受けやすく、ライセンス交渉も難航します。日本の実用新案法は無審査で権利が早期に付与されるので、中核特許の周辺を固める周辺特許として適しています。

中核となる基本特許を取得された場合には、実用新案権により網目のように権利を固めることをおすすめします。

米国特許の存続の確認方法

※外国の特許庁は頻繁にHPのリニューアルを行っています。ご留意ください。

米国特許の存続状態は米国特許庁USPTOのホームページから検索できます。

USPTOのホームページ開き、左の列のPatentsの(５)Check Statusを選択します。
次に、Patent ProcessのPublic PAIRを選択します。

そして左の、Patent Apllication Information Retrieval の認証枠に図形文字で表された2つの単語を入力します。

そうすると、Seach Application のページが開きますので、枠にチェックをしてNumberを入力して、検索対象の特許の確認ページに移行します。

そして、Feesのタブをクリックして、Get Bibliographic Dataを選択します。

次の、Status の枠で4th,8th and 12th year　の年金の支払い状態が確認できます。

欧州特許の存続状態の確認方法

まずespasonetのホームページから、日本語のホームページに移行します。
次に番号検索のページで、公報番号の前に国コードをつけて番号検索します。
検索された出願を選択して、View list of citing documents をクリックします。
そして INPADOCのリーガルステータスで法的状態を確認します。